PREPARACIÓN DE ESCENARIOS Y PLANTEAMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE CASOS

I. REFLEXIONES Y PROSPECTIVAS DESDE EL DERECHO HACIA LA INFORMÁTICA
Actualmente vivimos en un mundo globalizado, de innovaciones tecnológicas que día a día avanzan y se desarrollan. Siendo el Derecho dinámico y evolutivo, ya que siempre se presentan cambios en el mismo, este no se puede quedar inmerso y estático en el tiempo ante el desarrollo de nuevas áreas en donde la interacción con el hombre es necesaria para poder regular su conducta. El Derecho Informático tiene por objeto resolver los problemas jurídicos que plantea la informática aplicando conjuntamente al método jurídico el ENFOQUE DE SISTEMAS. Tal es así, que el método sistémico permite el tratamiento de los temas jurídicos informáticos de forma coherente e integral. El Derecho Informático implica estudio sistemático tendiente a dar respuesta, desde la perspectiva del jurista, a las interrogantes que plantea la sociedad informatizada. Esta disciplina jurídica es dinámica, con tendencias a la globalización de sus principales instituciones jurídicas. De forma tal que haya aplicación similar y equivalente de sus instituciones en los distintos países como por ejemplo los actos y contratos electrónicos en internet. Asimismo, esta regulación debe sustentarse en doctrina jurídica propia del derecho informático y en principios aplicables, como es el principio de equivalencia funcional. Así como surge esta nueva rama del derecho como consecuencia de la evolución misma de la sociedad en todos sus niveles, surge el Derecho Ambiental, Derecho Sanitario; estas nuevas ramas del derecho son especializadas en un determinado campo del desarrollo humano.










II. ESTUDIO DE ALGUNOS CASOS RELATIVOS A CONFLICTOS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS EN INTERNET
ü CONSIDERACIONES PRELIMINARES PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS POSIBLES
Papiros.com, bancotequendama.com, chibchombia.com, itlexis.com
1. En la actualidad se encuentran registrados más de 40 millones de nombres de dominio en todo el mundo[1]. Nombres de dominio que pueden llegar a tener un gran valor patrimonial[2] y que permiten a su titular utilizarlos en todo el mundo para identificar sus sitios en internet, salvo en los países en donde haya censura. En no pocas ocasiones esos nombres de dominio corresponden o son similares a marcas de personas jurídicas o naturales. Entonces se plantea la cuestión de establecer qué pasa cuando el titular del nombre de dominio y, el o los titulares de las marcas no son los mismos.
2. “En 1994 tan sólo 33% de las compañías en la revista Fortune 500 habían solicitado un nombre de dominio, mientras el 44% había perdido la posibilidad de hacerlo porque alguien se había adelantado en la inscripción”[3]. En ese momento no existía ningún elemento jurídico particular que permitiera la solución de controversias entre estos dos signos. El derecho de marcas presentaba, y sigue presentando, muchas dificultades para enfrentar la situación. En efecto, el derecho marcario responde al principio de territorialidad, es decir, que el derecho se encuentra limitado en el espacio, por ejemplo, al territorio de un país, mientras que esta limitación no existe para el uso de un nombre de dominio.
3. Fueron entonces necesarias otras medidas y procedimientos legales para afrontar la avalancha de casos que empezaban a presentarse. Poco a poco se fue desarrollando en el seno de la ICANN[4] un novedoso y sofisticado sistema de solución a estos conflictos, llamado la Política Uniforme de Solución de Controversias con Nombres de Dominio, también conocida como la Política o la UDRP. Estos sistemas fueron diseñados para dar respuesta a los casos más evidentes de registro abusivo, deliberado y de mala fe de nombres de dominio, también llamados ciberocupación o “cybersquatting”[5]. La cibero-cupación es una conducta por medio de la cual una persona que carece de derechos en una marca, registra un nombre de dominio igual o similar a la marca con, entre otros, los siguientes objetivos: a. venderlo por un valor muy superior al titular de la marca, b. confundir a los visitantes del sitio haciéndoles creer que se trata del sitio del titular de la marca, o, c. desacreditar sin justa causa la reputación de la marca. Esta conducta debe diferenciarse de la Ciberpiratería, que “se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios Web”[6].

4. A la fecha se han presentado más de 7000[7] casos, de los cuales, al menos nueve, han tenido como una de las partes a un colombiano[8]. Esto constituye el mayor desarrollo jurisprudencial a nivel mundial relacionado con internet hasta el momento. Casos en los que se enfrentan los derechos de propiedad industrial y los registros de nombres de dominio. Es justamente sobre algunos de estos casos ocurridos en Colombia que este artículo va a tratar.
5. En general, en Colombia estos casos se han presentado por un lado por el deseo de la persona que registra el nombre de dominio de obtener un provecho económico y por el otro por la negligencia de las empresas que no prestan atención a la protección de sus signos distintivos en Internet. Internet empezó a popularizarse en Colombia desde 1994, en los casos que estudiaremos los registros de nombres de dominio por terceros fueron efectuados aproximadamente en el año 2000. Es decir, que las empresas tuvieron al menos seis años para haber protegido sus nombres y no lo hicieron.
6. Estos registros abusivos han sido posibles debido a la manera como son registrados los nombres de dominio terminados en .com, .net, .org, .info y .biz. El solicitante sólo debe encontrar un nombre de dominio disponible y no le es necesario acreditar ningún tipo de interés o legitimidad en el uso del nombre de dominio, es decir, que cualquier tercero puede registrar como nombre de dominio una marca, incluso notoria, sin que le sea exigido nada distinto a cancelar el valor del registro. El trámite de registro cuesta entre diez y treinta y cinco dólares, toma menos de quince minutos y se hace todo por internet.
7. Cuando una empresa encuentra que sus signos distintivos han sido registrados por un tercero tiene varias posibilidades. Primera, y es la más común, la empresa decide no hacer nada. Segunda, negociar con el titular del registro y adquirirlo por una suma generalmente superior a la del registro. Tercera, demandar ante uno de los centros de arbitraje avalados por la ICANN y que administran los procedimientos de la Política Uniforme de Solución de Controversias con Nombres de Dominio. Cuarta, demandar ante la justicia ordinaria bajo reglas de derecho común o invocando el Artículo 233 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que es la única norma en nuestro país que trata esta cuestión, esto en Colombia no ha sucedido.
8. Muchas veces no se llega a acuerdos con el titular del registro porque se tiene la idea que un ciberocupante es un delincuente con el cual no se puede negociar. En Colombia, el perfil del ciberocupante es hombre, menor de 35 años y con fuertes posibilidades que sea un estudiante o egresado de la Universidad de los Andes. Pero este pensamiento es jurídicamente incorrecto, económicamente perjudicial, moralmente cuestionable e irresponsable. Jurídicamente incorrecto, porque no es un delito. Económicamente perjudicial, porque un arreglo puede ser más interesante que un pleito, en especial con lo bajos que están los nombres de dominio en el mercado secundario. Moralmente cuestionable puesto que se trata de una actividad especuladora tan moralmente válida como la que hacen los bancos o los corredores de bolsa. Esto sin contar que es irresponsable puesto que en la gran mayoría de los casos los nombres de dominio no fueron registrados por la negligencia de quien alega ser su titular legítimo.
9. A continuación estudiaremos una serie de casos reales que han ocurrido en Colombia y que en nuestra opinión resultan ser relevantes para entender el estado de la técnica en nuestro país.
CASO Nº 1: El caso Papiros.com
FASES Y ESTADIOS DEL CASO
A. El 11 de agosto de 1998 fue constituida en Colombia la Sociedad Papiros Ltda. El capital inicial fue de 100 millones de pesos, unos 50 mil dólares, y su principal actividad era comercializar libros por internet. Este modelo de negocio fue tomado del de Amazon.com, empresa que empezó a vender libros en la red desde mediados de 1995. Esta librería virtual sirvió de inspiración a toda una generación de empresas en todo el mundo conocidas como las “punto com”. En Colombia, las primeras iniciativas en este sentido fueron lalibreria.com y Alexandrya.com, las cuales desaparecieron unos años más tarde. Cuando Papiros Ltda. planeaba el inicio de actividades quiso registrar el nombre de dominio papiros.com para distinguir su página en internet; sin embargo, en ese momento éste se encontraba registrado por una persona en Italia. La sociedad decidió entonces identificarse por el nombre de dominio papiros.com.co que registró en la Universidad de los Andes el 15 de septiembre de 1998. El lanzamiento del sitio fue el 24 de mayo de 1999. En poco tiempo la página empezó a recibir visitas y pedidos, así como una buena publicidad en diferentes medios de comunicación colombianos. El negocio funcionó tan bien que los socios empezaron a buscar una inyección de capital de riesgo de varios millones de dólares para financiar su expansión a América Latina. No obstante, para los planes de crecimiento el nombre de dominio que venían usando presentaba limitaciones. Era importante que la librería contara con un nombre de dominio global, que pudiera ser recordado fácilmente en los distintos mercados internacionales, es decir, necesitaban el terminado en .com.
B. En octubre de 1999 Iván RICO, estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes, estaba creando un negocio en internet. Él le pidió a Axesnet Ltda. una propuesta para la creación del sitio web. Axesnet era la empresa líder en la prestación de servicios para internet y había trabajado en la concepción, creación y diseño del sitio papiros.com.co. Con ocasión de esos contactos, Iván tuvo conocimiento de la existencia de la librería virtual. A comienzos del primer semestre de 2000, cuando buscaba por internet un libro para la Universidad, Iván descubrió que el nombre de dominio papiros.com no estaba registrado y decidió registrarlo. Para no incurrir en los costos de albergar el nombre de dominio en un servidor, dicho nombre fue “parqueado” en Great Domains, un sitio de internet dedicado a la compraventa de nombres de dominio. En el sitio al que tuvo acceso, papiros.com apareció que éste estaba a la venta en USD 50.000. Ese mismo día, el 25 de enero de 2000, la Sociedad Papiros decide registrar el nombre de dominio pero no puede hacerlo porque había sido registrado unas horas antes por el estudiante.
C. A sabiendas que el nombre de dominio papiros.com se encontraba registrado por un tercero, el 2 de febrero de 2000 la Sociedad solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “Papiros.com” para servicios de comunicaciones por internet. Hasta ese momento la empresa no había solicitado el registro de marca alguna, simplemente venía usando la expresión “papiros.com.co” para distinguirse en el mercado. El 1 de marzo de 2002 el estudiante fue contactado por los abogados de la Sociedad Papiros para que transfiriera a la misma el nombre de dominio que consideraban suyo y cuyo registro violaba sus derechos. Le ofrecieron la suma de 250 dólares como compensación por los gastos en que había incurrido hasta la fecha. Iván, un poco preocupado, consultó la situación a su profesor Johnny MAHECHA, quien dictaba en la Facultad de Administración de los Andes el primer curso que se ofreció en Colombia de negocios en internet. Johnny lo puso en contacto con un estudiante de Derecho que también estaba tomando ese curso y quien sin mayor conocimiento del tema se arriesgó a defenderlo. Luego de una reunión con los abogados, ninguna de las partes modificó su posición y no pudieron llegar a un acuerdo. Unos días más tarde, Iván recibió una oferta anónima por 2.000 dólares que no aceptó.
D. El 28 de marzo de ese año la Sociedad Papiros Ltda. presentó una queja contra el estudiante ante el National Arbitration Forum de Estados Unidos. La pretensión era que éste ordenara la transferencia del nombre de dominio. En la demanda se acusaba a Iván RICO de haber registrado y usado de mala fe un nombre de dominio sobre el cual no tenía derechos y que violaba los derechos marcarios de la Sociedad Papiros Ltda. El estudiante argumentó en su defensa lo siguiente: a. que a la fecha de registro del nombre de dominio no había ninguna marca registrada por el demandante y por lo tanto no tenía ningún derecho marcario en Colombia; b. que él había adquirido el nombre de dominio para mantenerlo en reserva pero eventualmente pensaba utilizarlo en el negocio que estaba montando; c. que el quejoso había actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca después de que tuvo conocimiento que el nombre de dominio no le pertenecía; d. que él no había tenido la intención de vender el nombre de dominio a la sociedad y que la oferta de venta aparecida en Great Domains era general y no particular a la empresa; y, e. que la expresión “papiros” era muy común para ese tipo de servicios al punto que ocho empresas utilizaban esta palabra en su nombre de dominio, incluso una librería virtual en España, más reconocida que la colombiana, utilizaba el nombre de dominio papiros.es, y que por lo tanto, el demandante no podía probar que el consumidor relacionara la expresión “papiros” únicamente con ellos. Finalmente, el panelista encargado de tomar la decisión aceptó los argumentos del demandado y aceptó que el registro y uso del nombre de dominio no habían sido hechos de mala fe y por lo tanto no accedió a la pretensión de transferirlo a los quejosos[9].
E. De todas maneras la empresa seguía interesada en el nombre de dominio y decidió pagarle una importante suma de dinero al estudiante, equivalente a casi la mitad de su capital, para que el nombre de dominio le fuese transferido. En la actualidad la librería Papiros.com sigue funcionando y es una de las pocas empresas punto com que logró sobrevivir a la crisis del sector originada en la picada del valor de las acciones del sector en el año 2000.
F. Este caso tiene múltiples intereses. Fue el primer caso que se presentó en Colombia por un problema ligado a internet. Uno de los primeros en América Latina ligado a un nombre de dominio. Y uno de los pocos que el demandado ha ganado a nivel mundial.










CASO Nº 2: El caso Avianca.com
FASES Y ESTADIOS DEL CASO
A. Aerolíneas Aéreas de Colombia S.A., Avianca, ha sido por muchos años la aerolínea bandera colombiana. El nombre de dominio Avianca.com había sido adquirido en el mercado primario por la aerolínea. Sin embargo, Americatel S.A. que era la empresa encargada de su control olvidó renovarlo en 1999. El nombre de dominio fue entonces registrado por un tercero y terminó en manos de Rainer UPHOFF, un alemán consultor internacional en temas de transporte aéreo, domiciliado en Granada, España. Inicialmente UPHOFF había pedido 50 mil dólares por transferirlo al titular de la marca. Él ya había recibido la misma suma por viajar.com y al parecer se había especializado en el registro de nombres de compañías aéreas. Otros nombres que había registrado eran varig.com, aeroperu.com y aires.com. Un año más tarde y luego de haber intentado con dos de los bufetes más grandes de Bogotá, Avianca decide contratar al estudiante de Derecho que había ganado el caso de Papiros.com. El estudiante viaja a España y logra un acuerdo por USD1.500, seis viajes ida y regreso entre Europa y América y una entrevista con el Presidente de la Aerolínea. En noviembre de 1999 Avianca recupera el nombre de dominio. Lo usa normalmente hasta noviembre de 2000 cuando vuelve a olvidar el pago de la tasa de mantenimiento. Avianca.com queda de nuevo libre y esta vez es registrado el 7 de noviembre de 2001 por Azim BARODAWALA, un tercero domiciliado en Coconut Grove, Florida. El nombre de dominio se direcciona al sitio de despegar.com, una empresa dedicada a la venta de servicios turísticos por internet la que al parecer pagó setenta mil dólares por ello.
B. Avianca inicia de nuevo la recuperación del nombre de dominio pero esta vez decide demandar el 21 de junio de 2002 ante en el National Arbitration Forum. El demandado no contestó la demanda, comportamiento que ocurre en el 54% de los casos. El 31 de julio de 2002 el panelista transfiere el nombre de dominio a la aerolínea luego de encontrar que el nombre de dominio era idéntico a las marcas de Avianca, que BARODAWALA carecía de derechos o interés en el nombre de dominio y que lo registró y usó de mala fe.









CASO Nº 3: El caso Bancotequendama.com
FASES Y ESTADIOS DEL CASO
A. El Banco Tequendama S.A. es una institución financiera colombiana en funcionamiento desde 1976. Además de sucursales en las principales ciudades del país, cuenta con oficinas en Caracas y San Antonio del Táchira en Venezuela. El Banco ha registrado en Colombia al menos 14 marcas. La primera de ellas le fue concedida en 1994. En 1998 el Banco comienza su presencia en internet utilizando el nombre dominio btequendama.com.co que registró ante la Universidad de los Andes el 18 de septiembre. En el 2000, al igual que otras instituciones bancarias, el Tequendama inicia grandes inversiones para prestar sus servicios en línea. El 6 de junio de ese año el Banco solicita el registro de bancotequendama.com.co, sin embargo, se le habían adelantado en el registro de bancotequendama.com.
B. Iván MARTÍNEZ IBARRA, ingeniero cartagenero graduado de la Universidad de los Andes, es un reconocido empresario del sector de alimentos en Barranquilla. El 27 de mayo de 2000, MARTÍNEZ IBARRA registró por internet bancotequendama.com ante Melbourne IT Ltd., sociedad domiciliada en Australia. El nombre de dominio no fue dirigido a ningún sitio; si se le buscaba simplemente aparecía un mensaje de error en el navegador. Una semana antes él había registrado bancocajasocial.com, correspondiente al nombre y marcas de otra institución financiera colombiana. El 11 de junio de 2001 un panel de expertos de la OMPI ordenó la transferencia del nombre de dominio bancocajasocial.com luego de una demanda presentada por esa institución bancaria[10].
C. El 17 de agosto de 2001 el Banco Tequendama presentó una demanda en contra de MARTÍNEZ IBARRA ante el Centro de Arbitraje de la OMPI buscando que igualmente le fuera transferido el nombre de dominio. El Banco alegó que el nombre de dominio era idéntico a sus múltiples marcas, que el demandado carecía de derechos o interés legítimo en el mismo, y que lo había registrado y usado de mala fe. La decisión anterior con relación a bancocajasocial.com sirvió para apoyar esta posición. El 27 de noviembre de 2001 los argumentos del Banco son aceptados por el panelista quien ordena la transferencia[11]. La decisión era de esperarse, ninguno de los cuatro bancos colombianos que habían demandado en aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos con Nombres de Dominio de la ICANN habían perdido el pleito.
D. A pesar de la Decisión del panel, el nombre de dominio no le ha sido transferido al Banco. Antes de que la Decisión quedara en firme, Iván MARTÍNEZ IBARRA presentó una demanda ordinaria contra el Banco Tequendama S.A. ante los Jueces Civiles Municipales de Barranquilla. Esta demanda detuvo la aplicación de la Decisión del Centro de Arbitraje de la OMPI. Las pretensiones de esta demanda son: 1. que se reconozca que el señor Iván MARTÍNEZ IBARRA goza de un derecho real legítimo sobre el nombre de dominio bancotequendama.com, 2. que se establezca que de acuerdo al Derecho colombiano el Banco Tequendama S.A. no dispone de ningún tipo de derecho sobre el mencionado nombre de dominio y 3. que por lo tanto se señale la obligación del Banco Tequendama S.A. de respetar el derecho real del titular legítimo.
E. El Juez Quinto Civil Municipal de Barranquilla, a quien le fue repartido el caso, se declaró incompetente por considerar que la naturaleza del proceso era de competencia de los Juzgados Civiles del Circuito. La Juez Séptima del Circuito de Barranquilla igualmente se declaró incompetente para avocar el conocimiento de este proceso por razón del territorio y resolvió remitir la demanda y sus anexos a la oficina judicial de Bogotá[12].
F. El interés de este caso es que por primera, y única vez, se le pone en conocimiento a un Juez de la República un conflicto originado por un nombre de dominio. Con ingredientes interesantes como: que el contrato y la mayoría de pruebas se encuentran en forma de mensajes de datos; que no es claro cuál ley se aplica al registro del nombre de dominio considerando que fue efectuado con una empresa en Australia; que tampoco es clara la ubicación del bien en litigio, ni las bases jurídicas que tendrá que aplicar el juez para resolver el caso. Hasta el momento la demanda no ha sido ni siquiera admitida. Su suerte bien merece la pena de ser estudiada.
G. En auto de fecha 17 de enero de 2002 en el proceso ordinario de Iván MARTÍNEZ IBARRA contra Banco Tequendama S.A., el Juez Quinto Civil Municipal de Barranquilla se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo al auto, su competencia, establecida en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, se limita a “los procesos contenciosos entre particulares y de sucesión, que sean de menor cuantía”. Para el juez no había ninguna contención entre particulares porque el demandado simplemente solicitaba se le reconociera su derecho sobre el nombre de dominio. Por ello remite la demanda a los Jueces Civiles del Circuito de Barranquilla que de acuerdo al artículo 17 del Código de Procedimiento son los competentes. Vale la pena anotar lo siguiente. En el caso concreto, las partes son dos particulares, una persona natural contra una sociedad anónima. El valor en que se estima el nombre de dominio es de diez millones de pesos, por lo que se trata de un proceso de menor cuantía[13]. La demanda solicita al Juez determinar que el titular del derecho sobre un nombre de dominio es la persona que lo registró y no aquella que tiene registrada una marca. Es decir que, hay dos particulares que creen tener derechos sobre un mismo bien de menor cuantía, esto es lo que se conoce por contención. Con lo que la decisión del juez, a nuestro entender, no estaba sustentada correctamente.
H. Más interesante resulta el auto de fecha 14 de mayo de 2002 proferido en ese mismo proceso por la juez Zoila FARAK DE LARIOS. En este auto, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito se declara “incompetente por razón del territorio para avocar el conocimiento de este proceso” y por lo tanto lo remite a los “Juzgados Civiles del Circuito Especializados de Bogotá”.
I. El fundamento de la decisión es el siguiente: “Al estudio de la misma se observa; que la demanda va encamina a la protección jurídica del nombre mercantil de dominio de bancotequendama.com, de conformidad con los hechos del libelo demandatorio, empero, esta no se ha fundamentado en la Política Uniforme de Resolución de Controversias de la CORPORACIÓN DE ASIGNACIONES DE NOMBRES Y NUMEROS DE INTERNET (ICANN), ni en controvertir LAS DECISIONES DEL PANEL DE EXPERTOS; cuya reglamentación está incorporado al contrato de registro entre el demandante y el registrador, sino contra BANCO TEQUENDAMA S.A., tercero ajeno al referido contrato y por ende al reglamento. Situación que impide tomar como jurisdicción la establecida en el mismo. Y, por otra parte, tratándose de una demanda de protección del nombre comercial debe dirigirse la demanda según la regla 7 del artículo 23 del C. de P.C., es decir, contra la casa matriz o principal siendo el Juez competente el de su domicilio principal y no de la sucursal por cuanto no se trata de asuntos vinculados con esta última”.
J. El auto tiene varios aspectos que vale la pena examinar. Primero, introduce el concepto de “nombre mercantil de dominio” que no existe en el Régimen Andino de Propiedad Industrial y luego lo confunde con el del “nombre comercial”. Esto va en el sentido que un nombre de dominio comercial es un signo distintivo siempre que se use a manera de nombre o enseña comercial. En este caso preciso no es tan claro que estemos ante un nombre de dominio comercial porque éste nunca sirvió para identificar un sitio web o un comerciante, simplemente estuvo registrado sin dársele ningún uso.
K. Segundo, al remitir la demanda a los Jueces Civiles Especializados de Bogotá entiende que los nombres de dominio comerciales se encuentran incluidos en los derechos de propiedad industrial (artículo 17 del Código de Código de Procedimiento Civil). Estamos de acuerdo con esta posición siempre que el nombre de dominio haya sido usado, lo que no es el caso.
L. Y tercero, determina que el Banco Tequendama al no ser parte del contrato de registro es ajeno al mismo y por ello no se encuentra vinculado con lo que en él se establezca. En efecto, las Reglas Uniformes de Resolución de Conflictos con Nombres de Dominio (UDRR), en el artículo 3.1 establecen que es competente para conocer de conflictos relativos al nombre de dominio el Juez de la dirección que el demandado indicó al momento del registro, en este caso la ciudad de Barranquilla. La competencia de los Jueces de Barranquilla no está únicamente establecida en las UDRR. El Banco Tequendama en su demanda ante la OMPI aceptó expresamente la competencia de los jueces de Barranquilla, así dice textualmente: “El demandante acepta someterse, únicamente respecto de cualquier impugnación que pueda efectuar el demandado en relación con una resolución del grupo administrativo de expertos de ceder o cancelar el nombre de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdicción de los tribunales en: [...] la jurisdicción ordinaria radicada en los jueces civiles del circuito de la ciudad de Barranquilla, Colombia”. La juez aplica entonces el principio por el cual los contratos sólo tienen efectos entre las partes. Principio de efecto relativo de los contratos que la UDRP interpreta de una manera muy particular al permitir que cualquier persona en el mundo que no sea parte en el contrato, basada en ese contrato, tenga derecho a demandar. Al aceptar el juez que la UDRP no se aplica para establecer la competencia queda por ver cómo interpreta la validez de la cláusula compromisoria de ese mismo contrato, y con ello la validez del mecanismo de paneles administrativos establecidos por la OMPI.
M. Al no aceptar la competencia establecida por las partes de la demanda, simplemente aplica las reglas comunes y remite el expediente a Bogotá. El expediente fue repartido al Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá quien en julio de 2002 rechazó la demanda. No podemos comentar este auto ni la suerte del expediente ya que no hemos tenido acceso a esa información. Lo único que sabemos es que hasta el momento el nombre de dominio bancotequendama.com no ha sido transferido al Banco.











CASO Nº 4: El caso Chibchombia.com
FASES Y ESTADIOS DEL CASO
A. Martín de FRANCISCO y Santiago MOURE son dos humoristas colombianos. Ellos protagonizaron desde 1997 una serie en caricaturas transmitida en televisión llamada El siguiente programa, que ellos mismos calificaban como “el estandarte de la burla a la realidad nacional”[14]. Junto con el director, Rafael NOGUERA, los dos comediantes eran los autores del programa. Los protagonistas de la serie vivían en un país imaginario llamada “La República Tropical de Chibchombia” que es el “nombre que se le da al mejor vividero del mundo, donde una vez habitaron los chibchas, y que se independizó cuando dichos chibchas le dieron chumbimba a los chapetones”[15], poblada por “chibchombianos” “dícese de todo aquel nacido en ese país y que se comporta como tal. Véase chibcha, chambón, chanchullero, chabacano, cherokee, chumbimba, chileno (paquete), cheque chimbo, cherryzano, chucuchucu, chusma, charlatán”[16].
B. Estos nombres no fueron registrados como signos distintivos. Aparte de su uso en el programa, la palabra “chibchombia” también era utilizada como nombre de páginas dentro del sitio web “elsiguienteprograma.com” propiedad de los artistas; algunas de ellas eran “Cyber chibcombia” y “Chat chibcombia”.
C. Web Studio Electronic Solutions Ltda., a pesar de su nombre, es una sociedad 100% “chibchombiana” dedicada al desarrollo de negocios en internet. En 1999 cuando se encontraban en pleno auge las empresas punto com, ésta decide crear un portal de internet que hable bien de Colombia. Luego de buscar diferentes nombres escogen llamarlo “chibchombia.com”, con un complemento: “El portal que habla bien de Colombia”. El 28 de noviembre de ese año registran el nombre de dominio “chibchombia.com”. El 23 de diciembre de 1999 solicitan a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “chibchombia” para servicios publicitarios comprendidos en la clase 35[17]. El portal fue creado rápidamente y estuvo en línea desde principios de 2000. El 17 de marzo de 2000 registran “chichombia.com.co”, en respuesta a una solicitud presentada a la Universidad de los Andes desde el 14 de diciembre de 1999.
D. Dentro del proceso de registro, la marca “chibchombia” fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 489 del 28 de febrero de 2000. Es en ese momento que los humoristas se dan cuenta de las intenciones de Web Studio y se oponen al registro de la marca presentando observaciones el 11 de abril de 2000. En las observaciones los supuestos autores de la palabra “chibchombia” alegan que el eventual registro de la marca les podría vulnerar un derecho anterior a la solicitud. Se fundamentaban en el artículo 83 literal g de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, que estaba vigente en ese entonces, y que establecía que: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) g) los títulos de las obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.
E. Los comediantes se encargaron de armar un escándalo que en su momento obtuvo bastante publicidad en la prensa nacional.
F. El 31 de octubre de 2001 finalmente la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve el asunto. Por medio de resolución 36310 de 2001, resuelve conceder a Web Studio el registro de la marca “chibchombia”. Señala la Superintendencia: “la expresión CHIBCHOMBIA como palabra que forma parte de una obra no está protegida por derechos de autor y tampoco da origen a una causal de irregistrabilidad dentro de la normativa vigente. Adicionalmente, el concepto como tal que refiere a la expresión CHIBCHOMBIA, no es susceptible de protección, pues los derechos de autor no comprenden el monopolio de las ideas en particular, las cuales corresponden a la colectividad. Por lo tanto los argumentos esgrimidos no pueden ser tenidos en cuenta con el fin de analizarlos como impedimento al registro de la marca solicitada”.
G. Este caso, aunque estaba relacionado con el nombre de una página web y el nombre de dominio de la misma, se mantuvo en el ámbito del derecho marcario. Con lo que vemos que muchas veces los distintos signos se superponen y es difícil establecer sus límites. En este caso terminó no habiendo conflicto entre la marca y el nombre de dominio pues el titular de ambos ahora es el mismo.
H. Actualmente ni el portal de internet, ni el siguiente programa siguen al aire.


















CASO Nº 5: El caso Itlexis.com[18]
FASES Y ESTADIOS DEL CASO
A. Carlos ÁLVAREZ es un abogado de la Universidad de los Andes que trabaja en el tema de Derecho y nuevas tecnologías[19]. El 7 de noviembre de 2000 registró el nombre de domino itlexis.com para el sitio destinado a promover su actividad profesional. El dominio “itlexis” resultaba de la unión IT (Information Technologies) y “lexis” una derivación de ley en latín muy común entre los juristas[20]. La elección del SLD se encontraba justificada por la actividad que él desarrollaba: Derecho de las Tecnologías de la Información. El colombiano no lo usó de mala fe, había solicitado el registro de la marca en Colombia y en ningún momento trató de obtener provecho ilegítimo del registro.
B. LEXIS-NEXIS es una división de las firmas norteamericanas Reed Elsevier Inc. and Reed Elsevier Properties Inc. Esta división está encargada de ofrecer software, servicios de búsqueda asistida por computadora, y otros servicios para computadoras bajo las marcas, LEXIS, NEXIS y LEXIS-NEXIS, ampliamente conocidas en los medios legales sobre todo anglosajones. Las marcas habían sido registradas en Estados Unidos y estaban en proceso de registro en Colombia.
C. El 20 de julio de 2001 las compañías presentaron contra ÁLVAREZ una demanda en aplicación de la UDRP ante el National Arbitration Forum. Por la misma fecha fueron presentadas al menos doce demandas en contra de diferentes titulares de nombres de dominio similares a su marca “LEXIS”[21]. Carlos ÁLVAREZ no contestó la demanda.
D. El panel, únicamente con base en la similitud de la marca “lexis” del demandante, al hecho que el sitio anunciara servicios legales y la ausencia de respuesta, concluyó que el nombre de dominio era confusamente similar a la marca del demandante, que el demandado carecía de derechos o interés legítimo en el nombre de dominio y que ÁLVAREZ lo había registrado y usado de mala fe. Por lo tanto, el 20 de agosto de 2001 ordenó la transferencia del mismo a la multinacional.
E. De aquí que uno pueda preguntarse, ¿Los demandados no contestan porque admiten su mala fe?, o, ¿No contestan por la falta de recursos y tiempo para defender un dominio cuyo valor es relativamente bajo?
F. Esta breve presentación de algunos de los casos ocurridos en Colombia nos muestra que Internet tomó por sorpresa a varias empresas que se movieron más lento que las personas que registraron sus nombres en internet. Que las controversias no se limitan a casos en que un tercero registra un nombre de dominio idéntico a una marca. Que el tema de la distintividad en la red cobra cada vez una mayor importancia y que las empresas deben tomar conciencia del manejo de su imagen en el ciberespacio.






[1] Snapnames. State of the Domain Report. Abril 2002. Disponible en www.snapnames.com (junio 24 de 2002)
[2] Los precios pueden variar enormemente. El nombre de dominio más costoso ha sido business.com por el que se pagaron 8 millones de dólares. Seguido por AsSeenOnTv.com por 5.1 millones de dólares y altavista.com adquirido en 3.3 millones de dólares. En Colombia el nombre de dominio más costoso fue papiros.com adquirido en 25 mil dólares. Pero estas sumas elevadas y casi irracionales sólo se pagaron hasta el año 2000. Ahora los precios son mucho más bajos.
[3] Javier RIBAS ALEJANDRO. Aspectos jurídicos del comercio electrónico en internet. Editorial Aranzadi. Elcano (Navarra). 1999. p. 31
[4] Internet Corporation for Assigned Numbers and Names. Es una fundación sin ánimo de lucro regida por las leyes de California. Entre sus funciones está la de ser la mayor autoridad mundial en el manejo de los nombres de dominio.
[5] OMPI. La gestión de los nombres y direcciones de internet: Cuestiones de propiedad intelectual. Informe final sobre el primer proceso relativo a los nombres de dominio en internet. 30 de abril de 1999. Par. 169. El estudio completo se encuentra en http://wipo2.wipo.int/process1/ (Febrero 10 de 2001)
[6] Ibídem. Par. 170.
[7] http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm (septiembre 27 de 2002)
[8] Sociedad Papiros Ltda. V. Iván RICO, NAF caso No. 00-94365: papiros.com; Bancolombia S.A. v. Elpidia Finance Corporation, OMPI caso No. D.2000-0545: bancolombia.com; Corporación de ahorro y vivienda, avvillas v. Luis F. BOTERO W., eResolution caso No.AF-0684: avvillas.com; Casa Editorial el Tiempo S.A. v. Spider Webs Ltda., OMPI caso No. D2000-1757: casaeditorialeltiempo.com; The Colombian Coffee Federation v. Future Media & George Haverly, OMPI No. D2001-219: colombiancoffeewholesale.com; Reed Elsevier Inc and Reed Elsevier Properties v. Carlos M. ÁLVAREZ, NAF caso No. 98249: itlexis.com; Banco Caja Social S.A. v. Iván MARTÍNEZ IBARRA, OMPI caso D2001-569: bancocajasocial.com y Banco Tequendama S.A. v. Iván MARTÍNEZ IBARRA, OMPI caso D2001-1045: bancotequendama.com. Aerolíneas Nacionales de Colombia S.A. Avianca vs. Azim Barodawala, NAF caso No.114671: avianca.com

[9] Sociedad Papiros Ltda. V. Iván RICO, NAF Caso No. 00-94365: papiros.com
[10] Banco Caja Social S.A. v. Iván MARTÍNEZ IBARRA, OMPI caso D2001-569: bancocajasocial.com.
[11] Banco Tequendama S.A. v. Iván MARTÍNEZ IBARRA, OMPI caso D2001-1045: bancotequendama.com.
[12] Auto de fecha 14 de mayo de 2002
[13] Código de Procedimiento Civil (Colombia). Artículo 20.
[14] Mauricio PINZÓN PINZÓN, en las observaciones formuladas en contra del registro de la marca “chibchombia” en la clase 35. Expediente 99 80398 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
[15] Definición tomada de ARIAS & TROLLER. Diccionario de la “CH”, páginas 72 y 73. Citado por PINZÓN. Ibídem
[16] Ibídem
[17] Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 99 80398

[18] Reed Elsevier Inc and Reed Elsevier Properties Inc. v. Carlos M. ÁLVAREZ, NAF caso No. 0098249: itlexis.com
[19] Ver por ejemplo uno de sus artículos, Carlos M. ÁLVAREZ. Responsabilidad de los ISP en Colombia. En: Internet, comercio electrónico y telecomunicaciones. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho y Legis. Bogotá. 2002. p. 702-726
[20] Simplemente recordemos que la editorial jurídica más grande de América Latina es “legis”.
[21] Ver http://www.icann.org/cgi-bin/udrp/udrp.cgi (2 de julio de 2002)